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La procédure d'enregistrement Benelux en pratique



1. Principe : un dépôt suivi d'un enregistrement et d'une publication

Le droit exclusif à la marque Benelux s’acquiert par l’enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), ou résultant d’un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle avec désignation du Benelux (dépôt international).

Le fait générateur du droit est l'enregistrement. Toutefois, la date du dépôt est déterminante pour apprécier le rang des dépôts, le droit de priorité et la durée de validité de l'enregistrement d'une marque Benelux. De plus, la Convention Benelux sur les marques et les modèles (CBPI) prévoit que le titulaire de l'enregistrement peut réclamer une indemnité raisonnable aux tiers qui ont effectué des actes réservés au titulaire de la marque pendant la période située entre la publication du dépôt et la date de l'enregistrement.


2. Formalités du dépôt

i) Lieu du dépôt

Le dépôt Benelux est effectué soit directement auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, soit auprès d'une des trois administrations nationales (l'OPRI en Belgique), qui transmet ensuite le dépôt à l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, le tout dans les formes et moyennant le paiement des taxes fixées par la CBPI et son règlement d'exécution. Au 1er novembre 2010, la taxe s’élève à 240 euros pour un enregistrement de marque jusqu’à trois classes.

ii) Contenu du dépôt

Le dépôt Benelux doit s'effectuer en langue française ou néerlandaise, en utilisant le formulaire indiqué dans le règlement d'exécution.

Il comprendra les éléments suivants :
• le nom et l'adresse du déposant;
• la reproduction de la marque;
• la revendication de la ou des couleur(s), si le déposant en revendique la protection à titre d'élément(s) distinctif(s) de sa marque;
• le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions ;
• la liste des produits ou services que la marque est destinée à couvrir;
• l’indication qu’il s’agit d’une marque individuelle ou d’une marque collective;
• une adresse postale au Benelux pour les personnes qui n'y sont pas établies ou n'y ont pas leur siège;
• si nécessaire, une description en cinquante mots au maximum des éléments distinctifs de la marque ;
• le cas échéant, la revendication d’un droit de priorité résultant d’un dépôt effectué antérieurement (au maximum six mois avant) dans un autre Etat membre de la Convention d’Union de Paris ou de l’Organisation Mondiale du Commerce;
• le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire du déposant;
• la signature du déposant ou, le cas échéant, de son mandataire.

Si l’administration nationale ou l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle estime que les conditions formelles du dépôt sont remplies, elle/il le communique au déposant en lui notifiant la date de dépôt. A défaut de remplir les conditions nécessaires au dépôt, le déposant est invité à faire parvenir les informations manquantes dans un certain délai. Le dépôt n'a plus d'effet si dans le délai imparti il n’y est pas satisfait.

iii) Publication du dépôt

L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle publie ensuite le dépôt Benelux, si les conditions pour la fixation d'une date de dépôt sont remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice. Cette publication fait courir le délai d'opposition.


3. Examen par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

i) Examen relatif aux motifs absolus de refus

L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle procède d'office à la vérification des motifs absolus de refus d’enregistrement, à savoir :

a) le signe ne peut constituer une marque au sens de la CBPI;

b) la marque est dépourvue de caractère distinctif;

c) la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit / service, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;

d) la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) la marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

f) la marque est trompeuse ou contient une indication géographique pour des vins ou des spiritueux.

Le cas échéant, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle notifie au déposant ou à son mandataire son refus provisoire d’enregistrement du signe déposé. Le déposant dispose alors généralement d’un délai de six mois pour faire valoir ses observations. A défaut ou si l'Office ne lève pas le refus au regard des observations du déposant, le refus devient définitif et le dépôt est nul dans la mesure de la décision de refus. Le refus du dépôt n’est toutefois effectif qu’à l’expiration du délai de recours ouvert au déposant contre la décision de refus définitif ou si le recours interjeté a été rejeté irrévocablement.

Le recours contre la décision de refus d’enregistrement doit être introduit dans les deux mois de la communication par l'Office du refus définitif d’enregistrement. Par ce recours, le demandeur vise à entendre ordonner l’enregistrement de sa marque. Le recours est porté devant la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de Justice de La Haye ou la Cour d’appel du Luxembourg. En Belgique, le pourvoi en cassation est ouvert contre la décision de la Cour d’appel de Bruxelles qui refuserait d’ordonner l’enregistrement de la marque. La Cour de justice Benelux peut également être saisie d'une question préjudicielle.

ii) Motifs relatifs de refus - Examen d’antériorité

L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle peut, à la demande du déposant, procéder à un examen d’antériorité. Pour cet examen, l'Office se réfère au Recueil des marques Benelux, au Registre communautaire et au Registre international. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle transmet ensuite au déposant le résultat de ses recherches (marques similaires ou ressemblantes), sans prendre de décision (de refus ou d'acceptation).

iii) Procédure d'opposition

Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure Benelux, communautaire ou internationale désignant le Benelux (ou son licencié autorisé) peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle contre une marque qui :

• prend rang après la sienne, lui est identique ou ressemblante et est déposée pour des produits et/ou services identiques ou similaires, ou

• est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoire, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris.

L'opposition doit être formée par écrit, être motivée et la taxe d'opposition payée. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées dans le règlement d'exécution et en respectant le principe du contradictoire. Si l'opposition est reconnue fondée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle est susceptible d'appel devant la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de Justice de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg.

La procédure d'opposition présente de nombreux avantages: elle est incontestablement plus rapide et moins onéreuse qu’une action en justice. De plus, elle permet au titulaire d’une marque antérieure de réagir contre une atteinte présumée à sa marque par une marque postérieure, avant même que cette dernière ne soit enregistrée.

4. Enregistrement et publication

i) Principe

Lorsque la marque Benelux satisfait aux conditions de fond et de forme et qu'aucune opposition n'a été introduite dans le délai ou si une telle opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée et son enregistrement publié au Registre des marques BeneluX 5 (www.boip.int).

ii) Procédure accélérée d'enregistrement

La CBPI permet au déposant de solliciter un enregistrement accéléré de sa marque, sans attendre les résultats de l'examen des motifs absolus de refus et nonobstant la possibilité d'une opposition. Le bénéfice de cette procédure peut être demandé au moment du dépôt ou à tout moment ultérieurement. Dans le premier cas, la marque Benelux peut être enregistrée très rapidement (en moins de 48 heures !).

L'objectif est de permettre au déposant d'exercer ses droits à un stade précoce et notamment d'effectuer un dépôt international conformément au Système de Madrid, dans le délai de priorité de six mois.

Cet enregistrement accéléré s'effectuera toutefois aux "risques et périls" du déposant, un refus pour motif absolu ou une opposition pouvant en effet donner lieu à la radiation ultérieure de l'enregistrement. Le titulaire pourra toutefois demander en appel le maintien de l'enregistrement.




Dominique Kaesmacher
Chief IP Attorney - Head of Legal Department - Office Kirkpatrick - IP Firm




Notes:

(1) Le recours contre la décision de refus d’enregistrement doit être introduit dans les deux mois de la communication par l'Office du refus définitif d’enregistrement. Par ce recours, le demandeur vise à entendre ordonner l’enregistrement de sa marque. Le recours est porté devant la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de Justice de La Haye ou la Cour d’appel du Luxembourg. En Belgique, le pourvoi en cassation est ouvert contre la décision de la Cour d’appel de Bruxelles qui refuserait d’ordonner l’enregistrement de la marque. La Cour de justice Benelux peut également être saisie d'une question préjudicielle.

(2) Ancien art. 6 quater LBM.

(3) Ancien article 17, A, 2°, LBM. Le Registre des marques Benelux est également consultable en ligne sur le site de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (http://www.boip.int).







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