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Quand et pourquoi encore choisir une marque Benelux plutôt qu'une marque communautaire ?



Depuis la modification de la loi Benelux sur les marques (LBM) résultant de la transposition de la directive d'harmonisation sur les marques (note 1) , les régimes applicables respectivement à la marque Benelux et à la marque communautaire (note 2) sont largement similaires.

Il demeure toutefois des différences, que nous allons passer en revue dans les lignes qui suivent.


COMPARAISON ENTRE LA MARQUE BENELUX ET LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

(1) Au niveau géographique, tout d'abord, la marque Benelux couvre automatiquement trois territoires nationaux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) alors que la marque communautaire couvre automatiquement tous les pays de l'Union européenne (27 au 1er novembre 2010). Il en résulte que l’obtention d’une marque communautaire est plus difficile que celle d’une marque Benelux. En effet, l'existence d'un motif de refus dans un seul des pays de l’Union suffit pour entraîner le refus de protection de la marque communautaire.

(2) Au niveau procédural, ensuite, le système de l’enregistrement accéléré n’existe pas au niveau communautaire, ce que nous considérons comme l’un des plus importants avantages du système Benelux.

Pour mémoire, la CBPI permet au déposant de solliciter un enregistrement accéléré de sa marque sans attendre les résultats de l'examen des motifs absolus de refus et nonobstant la possibilité d'une opposition. Le bénéfice de cette procédure peut être demandé au moment du dépôt ou à tout moment ultérieurement. Dans le premier cas, la marque Benelux peut être enregistrée très rapidement (en moins de 48 heures !).

L'objectif est de permettre au déposant d'exercer ses droits à un stade précoce et notamment d'effectuer un dépôt international conformément au Système de Madrid, dans le délai de priorité de 6 mois.

Cet enregistrement accéléré s'effectuera toutefois aux "risques et périls" du déposant, un refus pour motif absolu ou une opposition pouvant en effet donner lieu à la radiation ultérieure de l'enregistrement. Le titulaire pourra toutefois demander en appel le maintien de l'enregistrement.

(3) Le dépôt Benelux doit s'effectuer en langue française ou néerlandaise, tandis que le dépôt communautaire peut s'effectuer dans une des langues officielles de l'Union européenne (note 3) .

Notons encore que l’enregistrement d’une marque dans une langue au Benelux entraîne ipso facto la protection de la marque dans les autres langues nationales officielles des pays du Benelux (ce qui n'est pas automatique au niveau communautaire).

(4) En ce qui concerne la durée de la procédure d'enregistrement, elle est généralement de 4 à 6 mois au Benelux (dans 80% des cas), tandis que la procédure d'enregistrement communautaire prend habituellement de 8 à 14 mois (dans 80% des cas).

(5) S'agissant du système international de protection de la marque, on relèvera que le Benelux est à la fois partie au Protocole de Madrid et à l'Arrangement de Madrid, contrairement à l'Union européenne qui n’est partie qu’au Protocole. Ceci dit, les différences entre les deux systèmes ont été largement réduites depuis le 1er septembre 2008 (voir I.R.D.I. 2009, p. 313, Le nouveau visage du Système international des marques », D. Kaesmacher et Y. Brusaert)

(6) S'agissant du système international de protection de la marque, on relèvera que le Benelux est à la fois partie au Protocole de Madrid et à l'Arrangement de Madrid, contrairement à l'Union européenne qui n’est partie qu’au Protocole.

(7) Quant à la pratique des administrations compétentes, l'expérience montre que l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle est très exigeant (trop ?) en ce qui concerne la reconnaissance du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle, d'un slogan ou d'une couleur. Généralement, il exige du déposant qu'il fasse la preuve de l'usage prolongé et intensif de ce genre de marque avant le dépôt.

A titre d’exemple, le Bureau Benelux (ancienne dénomination de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle) a refusé d’enregistrer la couleur turquoise de Belgacom, alors qu’au même moment l’OHMI admettait d’enregistrer la couleur orange de KPN.

L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle a publié des Guidelines qui décrivent en détail sa pratique (note 4) .

(8) Au niveau des droits conférés au titulaire, la marque Benelux est plus généreuse en ce sens qu’elle permet également au titulaire d’interdire à tout tiers de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits et/ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Benelux ou leur porte préjudice. Il n'est pas nécessaire que l'usage soit effectué dans la vie des affaires ni que la marque soit renommée. Il n'est pas non plus requis d'établir un risque de confusion.


CONCLUSION: PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA MARQUE BENELUX

Acquise après un examen sérieux et exigeant effectué par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et une procédure d'opposition qui a passé ses maladies de jeunesse, la marque Benelux est, tout d’abord, une marque réputée solide. En d’autres termes, il s’agit d’une marque peu susceptible d’annulation lors d’une procédure en justice.

Ensuite, la procédure d’enregistrement de la marque Benelux est rapide et raisonnable en termes de coût (note 5) : la procédure dure habituellement 4 à 6 mois et, si les nécessités l'exigent, elle peut être extrêmement rapide (24 heures) grâce à la procédure accélérée. Toutefois, rappelons-le, cette procédure accélérée est utilisée aux risques et périls du déposant, puisque l'enregistrement peut être invalidé par la suite. Cet outil doit donc être manié avec prudence et réservé de préférence aux marques dites "fortes" (principalement non descriptives).

De plus, si le déposant souhaite une protection internationale de sa marque, il est dans son intérêt d’envisager un premier enregistrement au Benelux (comme "dépôt au pays d'origine") plutôt qu'une marque communautaire, eu égard à la fois à la difficulté moins grande d'obtenir une marque Benelux (moins de risques de refus dans trois pays que dans 27 pays), à la solidité de la marque Benelux et à la possibilité d'un enregistrement accéléré. Dans la lignée de ceci, il faut également signaler que le dépôt international est « lié » pendant cinq ans au dépôt d’origine. Il faut donc privilégier un dépôt d’origine qui soit le plus fort possible et dont les risques d’annulation sont les plus réduits possible. Etant donné la multitude d’antériorités éventuelles pour un enregistrement communautaire, le risque de voir le dépôt international être annulé du fait de l’annulation de l’enregistrement communautaire d’origine est bien plus important que si l’enregistrement international avait été basé sur un enregistrement Benelux.

A cet égard, dès lors que le bénéfice de la procédure accélérée peut être demandé au moment du dépôt ou à un moment ultérieur, nous recommandons habituellement à nos clients de prendre connaissance dans un premier temps de la position de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle quant à la présence éventuelle de motifs absolus de refus d’enregistrement et si possible d’analyser les résultats des recherches d’antériorités avant de demander le bénéfice de ladite procédure accélérée et la protection internationale dans le délai de priorité (ce qui permet d'éviter de cheminer complètement "à l'aveuglette »).

Sous l’angle fiscal, enfin, il y a lieu de noter que les Pays-Bas proposent divers régimes fiscaux intéressants pour les titulaires de marques Benelux.






Dominique Kaesmacher
Chief IP Attorney – Head of Legal Department - Office Kirkpatrick - IP Firm
6 décembre 2005 (mise à jour au 1er novembre 2010)


Notes:

(1) Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.C.E., n° L 40, du 11 février 1989. Cette directive devait être accueillie en droit interne pour le 31 décembre 1992.

(2) Règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., n° L 11, du 14 janvier 1994, modifié à plusieurs reprises (voir sur le site de l'OHMI) notamment par l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne (J.O.C.E. du 29 sept. 2003, p. 342), par le règlement n° 1992/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 donnant effet à l'adhésion de l'Union européenne au Système de Madrid (J.O.C.E., 14 nov. 2003, L 296/20) et par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil du 19 févr. 2004 (J.O.C.E., n° L 70, du 9 mars 2004).

(3) Mais avec indication d'une deuxième langue qui doit être l’une des cinq langues de l'Office (à savoir l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien).

(4) http://www.boip.int

(5) Pour la marque communautaire : taxe unique 900 euros. Pour la marque Benelux : taxe de dépôt 240 euros.

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